Comment protéger sa marque ?

La crise sanitaire a amplifié le marché de la contrefaçon. En 2021, les douanes françaises ont saisi 9,1 millions d'articles frauduleux. Les spécialistes constatent une sophistication de cette filière qui pèse aujourd'hui quelques milliards de dollars au niveau mondial. Pour faire face à ce fléau, les entreprises doivent entamer une démarche de protection de marque. Elle consiste à sauvegarder les droits de propriété intellectuelle d'une oeuvre, d'un produit ou d'un service contre la contrefaçon. En France, la première étape pour protéger sa marque consiste à faire un dépôt de marque à l'INPI.

Qu'est-ce que la protection de marque ?

Lorsqu'une entreprise exploite son logo et son nom pour commercialiser son produit ou service, elle a besoin d'une protection de marque. Cette protection lui confère des droits de propriété intellectuelle qui la protègent contre la contrefaçon.

Dans le cadre d'une protection de marque, son propriétaire exige son utilisation exclusive dans le commerce. Les démarches varient d'un pays à un autre. En France, l'entrepreneur peut effectuer un dépôt de marque auprès de l'INPI ou Institut National de la Propriété Industrielle. Il s'agit de l'équivalent américain de l'USPTO (U.S Patent and Trademark Office).

En réalisant cette démarche, l'entreprise détient l'exclusivité de l'exploitation de la marque. Aucune autre organisation ne peut l'utiliser sans l'autorisation du propriétaire.

Néanmoins, la protection offerte par le dépôt à l'INPI présente quelques spécificités :

• elle a un délai de 10 ans renouvelable ;
• elle concerne uniquement le territoire français et n'a pas de valeur à l'étranger ;
• elle concerne des produits et services limités.

Pour le dernier point, le dépôt de marque limite le monopole d'exploitation. Durant la démarche, l'entreprise doit choisir le secteur d'activité pour lequel elle souhaite une protection contre les actes de contrefaçon.

Comment protéger sa marque à l'étranger dans ce cas ?

Malgré les limites du dépôt à l'INPI, il représente quand même une première étape pour se lancer sur le commerce. Au fur et à mesure du développement des activités de l'entreprise, cette dernière peut entamer une démarche de protection à l'étranger. Dans ce cas, elle peut se rapprocher des institutions suivantes :

• EUIPO (Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle) : un dépôt au sein de cette institution est nécessaire si l'entreprise étend ses activités dans l'Union européenne.
• OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) : ici, l'entreprise doit en faire la demande auprès de l'INPI. Cette dernière s'occupe de la procédure de protection de la marque auprès de l'OMPI.

Pourquoi protéger sa marque ?

La protection de marque est nécessaire dans un contexte dans lequel 2,5 % du commerce mondial proviendrait de la contrefaçon. Des marques fortes comme Nike et Louis Vuitton en sont les principales victimes. Néanmoins, la contrefaçon ne concerne pas uniquement le secteur du luxe. Les contrefacteurs profitent de la confiance des consommateurs en une marque pour en tirer un avantage financier.

La contrefaçon se définit comme une imitation partielle ou totale d'une marque à l'insu de son propriétaire. Si l'entreprise n'effectue pas la démarche visant à protéger ses droits de propriété intellectuelle, sa marque risque de perdre sa spécificité et son signe distinctif aux yeux des consommateurs. Finalement, la marque n'a plus raison d'être puisqu'elle n'assure plus la fonction de distinguer les produits et services de l'entreprise.

Trademark, droit d'auteur, copyright... comprendre la différence entre ces termes

En matière de propriété intellectuelle, le cadre juridique utilise plusieurs termes qui sont source de confusion auprès des entrepreneurs. Pourtant, il est important de comprendre les points de distinction entre eux :

Propriété intellectuelle et industrielle

Cette loi protège toutes les créations issues de l'esprit. Cela peut être des inventions, oeuvres artistiques, emblèmes, logos, dessins et modèles, etc. La propriété industrielle est également une sous-branche de cette catégorie.

Elle a pour objet de valoriser les innovations et inventions commerciales ou industrielles. Ce terme regroupe les signes distinctifs (marques, noms de domaine, dénomination sociale), les créations ornementales (dessins), les créations techniques (brevets, certificats d'utilité, etc.).

Notons que le brevet offre une exclusivité d'exploitation sur une durée de 20 ans. Passé ce délai, l'invention est libre de droits pour que le public puisse profiter du nouveau savoir. Les brevets doivent donc trouver un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'inventeur. Le certificat d'utilité repose sur le même principe. Seulement, la durée maximale est limitée à 10 ans.

Droit d'auteur

Cette loi s'applique dans plusieurs pays européens. Il protège toutes les créations originales d'un individu ou d'une organisation. Ici, le dépôt de brevet n'est pas nécessaire contrairement à la propriété industrielle.

Une oeuvre de l'esprit est automatiquement couverte par le droit d'auteur. Cela signifie que ce dernier aura l'exclusivité de son exploitation. Cette protection s'applique à condition que l'oeuvre soit originale.

Copyright et Trademark

Le copyright est l'équivalent du droit d'auteur en France. Il sert à protéger les oeuvres de l'esprit dans les pays du Common Law (Canada, Australie, États-Unis et Royaume-Uni). Soulignons quand même que ce terme n'a pas de valeur juridique dans l'Union européenne. Heureusement, la convention de Berne a permis d'harmoniser le droit d'auteur dans 179 pays. Ainsi, une oeuvre originale est automatiquement protégée par le droit d'auteur, le copyright sert uniquement de protection supplémentaire.

Trademark repose sur le même principe. Il n'a pas de valeur juridique en Europe. Aussi, son utilisation n'est pas suffisante pour protéger sa marque en France. Un dépôt à l'INPI reste indispensable.

Quelles sont les étapes à suivre pour protéger sa marque ?

Pour avoir une protection de marque solide, une entreprise doit passer par plusieurs étapes : la recherche, le dépôt et la surveillance.

Choisir sa marque

Avant même de démarrer son activité, l'entreprise doit choisir une marque qui représente ses produits ou services. Les organismes officiels comme l'INPI n'acceptent pas les termes génériques. Prenons l'exemple d'un commerce qui souhaite vendre des t-shirts, utiliser ce mot ne suffit pas pour protéger sa marque.

Néanmoins, plusieurs entreprises exploitent le descriptif de son activité pour définir la marque. Cette méthode marche à condition qu'aucune autre entité ne l'ait pas enregistrée.

L'entreprise bénéficie d'une protection plus élevée en utilisant une marque arbitraire hors de son contexte. C'est le cas de BlackBerry qui est associé au téléphone mobile ou Apple qui fait référence aux ordinateurs.

D'autres se servent de noms fictifs pour marquer l'esprit des consommateurs. Des exemples de marques fantaisistes les plus connues sont Kodak, Verizon ou encore Viagra.

Qui peut faire un dépôt de marque ?

Particuliers, travailleurs indépendants, entreprises, artisans, etc. peuvent faire un dépôt de marque. Bref, cette démarche est autant accessible aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

Si plusieurs personnes et entités sont concernées par le dépôt d'une marque, ils doivent engager un mandataire commun. Ce dernier réalise la procédure à leur place. Il s'agit généralement d'une société spécialisée ou un cabinet d'avocats.

Comment savoir si une marque est disponible ?

Malgré la créativité de l'équipe marketing, il n'est pas rare qu'une marque soit déjà déposée. Aussi, il est préférable de procéder à une vérification avant le dépôt. Sinon, l'entreprise risque une action en justice par la marque concernée et doit s'acquitter d'une amende.

Pour prévenir ce type de problème, l'entreprise peut se renseigner sur la disponibilité d'une marque sur le site de l'INPI. Rappelons qu'il s'agit d'un service payant.

Surveiller sa marque régulièrement

Un dépôt de marque signifie que l'entreprise dispose du droit de s'opposer à tous les dépôts postérieurs où les marques sont similaires ou identiques à la sienne. Cependant, l'INPI n'a pas vocation à vérifier la disponibilité d'une marque à chaque dépôt. D'où l'importance d'une surveillance de marque. Elle constitue la première étape d'une protection de marque. L'entreprise est rapidement informée lorsqu'une marque similaire est déposée.

Que faire en cas de dépôt d'une marque identique à l'INPI ?

Avant d'attaquer une entité en justice, l'entreprise doit d'abord vérifier l'existence d'une similarité entre les services et les produits. Ces ressemblances peuvent être d'ordre phonétique ou alphabétique.

Dans cette situation, l'entreprise dispose de deux options :

• entamer une action amiable en envoyant une mise en demeure pour inviter la marque litigieuse à cesser toutes utilisations.
• effectuer une action administrative pour faire opposition.

Si l'autre entité est de nationalité française, l'entreprise dispose de deux mois pour faire opposition au Bulletin officiel de Propriété industrielle (BOPI). Dans le cas d'une marque internationale, elle peut faire opposition dans les deux mois suivant la publication dans la revue officielle de l'OMPI.

Qu'en est-il si les deux mois sont passés ? L'entreprise dispose d'une autre alternative : elle peut attaquer son adversaire sur le motif de contrefaçon de marque. Dans ce cas, elle dispose de 5 ans pour entamer la procédure auprès du Tribunal de Grande Instance.

Comment assurer la surveillance ?

Il n'est pas évident de réaliser une veille constante avec un personnel limité. C'est pourquoi il est préférable de confier cette mission à une plateforme juridique. Beaucoup d'acteurs proposent cette prestation aux entreprises. Ils disposent d'un logiciel qui utilise une vaste base de données. Certains acteurs possèdent même les données d'enregistrement des marques en Europe.

L'entreprise cliente reçoit un rapport mensuel détaillant les marques susceptibles d'être similaires ou identiques déposées à l'INPI. Le rapport indique aussi le niveau de risque associé à ce dépôt pour son activité.

Notons tout de même que la surveillance concerne uniquement les marques déposées à l'INPI. Beaucoup de contrefaçons sur le marché n'accomplissent pas cette démarche. C'est pourquoi la marque doit rester en alerte face aux éventuelles contrefaçons. Si le cas est avéré, elle peut intenter une action en contrefaçon de marque.