Comment éviter de déposer une marque qui pourrait être annulée par les tribunaux

Lorsqu'une société dépose une marque à l'INPI et reçoit, quelques mois plus tard, un certificat d'enregistrement " officiel ", elle pense tout naturellement détenir un monopole sur la marque enregistrée et être la seule à pouvoir dorénavant exploiter une telle marque. Or, cela n'est pas forcément vrai.

Outre la question d’éventuelles antériorités qui n’auraient pas été détectées, une question essentielle est celle de savoir si la marque déposée est – et restera - en mesure de remplir sa fonction de marque et de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

L’office des marques fait une appréciation extrêmement sommaire de la validité des marques qui sont déposées et pourrait délivrer un certificat d’enregistrement pour une marque qui ne remplira pas les critères de validité exigés par les textes.

Ainsi, le titulaire de la marque, fort de ce certificat, pourrait engager d’importants investissements pour cette marque et finalement la perdre.

Comment se prémunir contre un tel risque ?

Tout d’abord, il est essentiel de choisir une marque distinctive, peut être légèrement évocatrice, mais pas descriptive de l’activité que la société exercera sous cette marque.

Ensuite, si la marque est suffisamment distinctive, il est nécessaire d’agir pour éviter qu’elle ne devienne la désignation usuelle du produit ou du service.

Choisir une marque distinctive

Lorsqu’on procède à un dépôt de marque, il est essentiel de choisir une marque distinctive, c’est-à-dire une marque qui permet de distinguer les produits et/ou services de son entreprise de ceux de ses concurrents.

Le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que le signe choisi comme marque ne soit ni nécessaire, ni générique, ni usuel, mais qu’il ne soit pas non plus descriptif ou déceptif.

Les marques suivantes ont par exemple été considérées comme n’étant pas des marques valables et ont été annulées par les Tribunaux :

• L'ACTUALITE ou encore INFORMATION ENTREPRISE pour une revue;
• ALPHASAC pour des sacs en alpha ;
• TEXTO pour des services de sms ;
• CARDIOFITNESS pour des services de techniques sportives et parasportives ;
• LA MAISON DU CAFE pour du café ;
• SUPER GLUE 3 pour désigner des colles.

Défendre sa marque

Il arrive également que certaines marques soient distinctives au moment de leur dépôt et qu’elles dégénèrent. Il s’agit là des marques victimes de leur succès !

La déchéance d’une marque sur le fondement de la dégénérescence est prononcée si le titulaire de la marque a, de son fait, laissé la marque devenir la désignation usuelle dans le commerce du produit et service. Ex : PINA COLADA, VINTAGE et FOODING.

Ainsi, si leur titulaire n’agit pas suffisamment pour empêcher des tiers d’utiliser sa marque, il risque de perdre ses propres droits sur sa marque.

Il est donc important de mettre en place des surveillances de marques, et d’usages. Cela permet d’être alerté et de pouvoir s’opposer, au plus vite à de telles usurpations.

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Lorsque les droits relatifs à une marque sont perdus, cela signifie que la marque est à nouveau à la libre disposition de tous.

Le monopole sur la marque déposée est perdu. Et tous les investissements réalisés autour de cette marque pour se procurer un avantage concurrentiel bénéficient alors à tous.

Il est nécessaire d’anticiper ce risque en amont sachant qu’il est possible, en choisissant une marque distinctive, et en la défendant suffisamment, d’éviter de prendre de tels risques.